海外知识产权| 美国篇⑨：LSU v. Smack未注册商标的保护

未注册商标具有显著性且不具有功能性时可获得商标保护。

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以供大家参考学习

一、

案件事实

被上诉人（一审原告）：路易斯安那州立大学等

上诉人（一审被告）：Smack Apparel Company

审理法院：美国联邦第五巡回法院

审理结果：被告侵犯了原告的商标权

路易斯安那州立大学（LSU）、俄克拉荷马大学（OU）等四所大学使用两种颜色的组合来代表大学，如LSU使用紫色和金色的颜色组合。这些大学使用各自的颜色组合已经有一百多年，在校园标志、商品、发给老师学生和公众的印刷品以及运动服等许多物品上都使用了这种颜色组合。对熟悉这些大学的人来说，根据颜色组合可以立即识别他们，但是这些大学并不拥有颜色组合的注册商标。

Smack服装公司生产针对大学运动队球迷的T恤衫，并在其T恤衫上使用学校的颜色和印制与大学相关的信息，但是未经几所大学的许可。本案涉及Smack公司的六件T恤衫设计，这些设计涉及OU和LSU橄榄球队在2004年Sugar Bowl比赛中的表现，以及OSU和USC之前获得的全国冠军数量。

LSU和其他几所大学起诉Smack的商标侵权行为，他们声称每所学校的颜色组合都充当各自学校的来源标识符，特别是在与识别或暗示学校的其他标记结合使用时。当Smack的T恤将原告的商标与学校参与的广为人知的体育赛事、因赛事获得的荣誉等结合时，侵犯了他们的未注册商标。地区法院作出了有利于原告的判决，认为Smack的侵权行为造成了公众的实际混乱或导致公众被欺骗。Smack提出上诉。

二、

法律标准

在美国，商标无需注册即可获得保护，因为商标所有权是通过使用而非注册建立的。未注册商标的可保护性一般受根据《兰哈姆法》对商标进行注册的相同原则管辖，其关键在于该商标是否“能够将申请人的商品与他人的商品区分开来”。

本案涉及的商标由两种颜色组合而成，这些商标是描述性的，本身不具有显著性，不能识别产品的特定来源，当配色方案具有第二含义且无功能时，可以作为商标受到保护。本案中几所大学主张的商标是商品上的颜色，这些颜色结合了涉及大学的其他识别标记。因此，本案不仅要考虑颜色，还要考虑颜色和其他标记呈现在此处所涉案T恤上的整个背景。

当公众自动认为一个标志是来自一个单一来源时，该标志就取得了第二含义。确定是否取得第二含义的因素包括：（1）标志使用的时间长短和使用方式；（2）产品的销售量；（3）使用该标志的广告量；（4）报纸或杂志对该标志的使用；（5）相关的消费者调查结果；（6）消费者的证词；以及（7）被控侵权者的意图。

在本案中，几所大学已经使用这些标志超过100年，其指代大学的所有事物；这些标志被用于广告、印刷品以及报纸和杂志中；虽然案件记录中没有消费者调查或证词，但Smack自己已经承认它特意使用了这种颜色组合来让消费者将产品与大学联系起来。所有这些证据都指向一个结论——颜色组合与其他一些对学校有识别性的事物相结合，使消费者可以识别出大学。因此，颜色组合已经获得了间接含义，该标志有权获得商标保护。

三、

法院判决

在本案中，大学的标志的配色方案已经获得了第二含义，并且其没有功能性，该颜色方案是可以受保护的。Smack的T恤的设计与原告许可产品在外观、声音和含义上相似，并且包含分享相似的配色方案、文字和图像，很容易造成混淆，存在混淆可能性。巡回上诉法院维持了地区法院的判决。

四、

典型意义

与国内不同，美国商标所有权是通过使用建立的而非通过注册建立的，因此，在美国商标无需注册即可获得保护。在关于未注册商标的侵权问题中，首先要讨论未注册商标是否可以获得商标保护的问题，当未注册商标具有显著性且不具有功能性时即可作为商标进行保护，对于本身不具有固有显著性的标志，通过使用产生第二含义，即可获得显著性。